Formando oposición en un plazo de 2 meses a partir de la publicación de la solicitud de registro, el titular de una marca anterior puede impedir a un tercero registrar una marca que perjudica sus derechos.
Es un procedimiento rápido (el INPI debe estatuar en un plazo de 6 meses) y poca cara en relación a una acción por infracción.
Sin embargo, antes de formar una oposición, hay que conocer los riesgos.
Durante un procedimiento de oposición, el solicitante puede, en su primera respuesta, pedir al oponente pruebas de uso, con el fin de establecer si se expone a la privación para no uso serio de la marca durante un periodo ininterrumpido de 5 años. Si el oponente no puede proporcionar un certificado en el plazo impartido por el INPI, se clausura la oposición.
Un procedimiento de oposición se puede suspender en caso de obligación, por el solicitante o por un tercero, de una acción por nulidad (por ejemplo la marca opuesta se puede juzgar como si fuera descriptiva), de una acción por privación(no uso, marca vuelta usual...)...
En todos casos, antes de formar una oposición, hay que disponer de elementos relativos a su "adversario", conocer la empresa, el grupo al que esta empresa puede, llegado el caso, pertenecer, sus licencias (inscritas en el Registro Nacional de Marcas), las marcas similares que puede reivindicar (directamente o indirectamente). Por ejemplo :
- el solicitante puede ser titular de una marca "cerca", la cual es anterior a la que buscamos a oponerle ;
- el solicitante pueder ser "liado" al titular de una marca anterior "próxima" (por licencia, habiendo recuperado una empresa, designando como titular una persona física...).
En el momento de la presentación de la marca, fueron efectuadas búsquedas completas de anterioridad ? Si no, se debe llevar una búsqueda idéntica o similar.
Antes de formar oposición en contra de una solicitud de registro de marca, es por lo tanto muy importante evaluar los medios de defensa del solicitante.
El procedimiento de oposición es facultativo. Si una acción por infracción se entabla ulteriormente, no se le reprochará al titular de no haber utilizado esta posibilidad.
Al contrario de un procedimiento de oposición, es posible, durante una acción por infracción, invocar varias marcas, otros derechos anteriores (como una denominación social), así que la notoriedad de la marca.
Un procedimiento de oposición puede ser doblado de una acción por nulidad y/o por infracción. Este procedimiento, más largo que el procedimiento de oposición solo, permite obtener eventualmente :
- daños y perjuicios (la presentación de marca sola se considera como un acto de infracción),
- medidas de publicación de la decisión,
- medidas de prohibición más apremiantes y más seguras.
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