Que sea en procedimiento de oposición ante el INPI o durante un proceso por infracción, el perjucio contra una marca registrada siempre se evalúa considerando dos elementos : la marca misma y los productos/servicios que designa.
De hecho, según los artículos L.713-2 y L.713-3 del Código de la Propiedad Intelectual, se prohibe :
- la reproducción de una marca para productos o servicios idénticos,
- la reproducción de una marca para productos o servicios similares si puede resultar un riesgo de confusión, y
- la imitación de una marca para productos o servicios idénticos o similares si puede resultar un riesgo de confusión.
Para apreciar el riesgo de confusión, hay que preguntarse si un consumidor conociendo la marca anterior y sus productos puede, viendo un producto con la segunda marca, atribuir a ésta el mismo origen que a los productos que conoce.
Entonces el riesgo de confusión depende a la vez de la semejanza de las marcas y de la similitud de los productos y servicios .
Así, dos marcas idénticas pueden coexistir en ámbitos distintos. Mencionamos a menudo como ejemplo el caso de las marcas "Mont-Blanc" designando la primera los bolígrafos y la segunda las cremas para el postre. Al mirar una crema para el postre, no hay riesgo de pensar que es producida por la empresa produciendo los bolígrafos.
Para apreciar la similitud de los productos o servicios, se tiene en cuenta sectores más o menos liados en la mente del consumidor (los perfumes y las joyas), de la complementaridad de los productos (un distribuidor de hojas de plástico y las hojas de plástico ; una revista informática y productos informáticos).
Cabe notar que para apreciar la similitud de los productos y servicios, ne se tiene en cuenta las clases designadas durante el registro. De hecho, productos de una misma clase no pueden ser similares, por ejemplo en la clase 9, se encuentran a la vez "estuche de gafas" y "balanzas". De la misma manera los "vidrios" de la clase 21 son complementarios y por lo tanto similares a las "bebidas" de las clases 32 y 33.
Para comparar las marcas entre ellas, los signos se estudian clásicamente de manera visuall, fonética e intelectual.
Visualmente, se aprecia la forma general de una marca figurativa tan bien como la estructura de las palabra (el número de las sílabas, las letras que se parecen...). Por ejemplo, un consumidor de atención corriente viendo un producto (especias) marcado "SUPROC" lo puede confundir con el producto que conoce : "DUCROC".
Fonéticamente, las marcas también pueden ser confundidas por un consumidor que no tiene simultáneamente los dos signos a la vista. Por ejemplo la marca "DANELYSE" se puede leer como la marca "DANIEL ELISE".
Por fin, los signos se pueden confundir intelectualmente, el consumidor teniendo a la mente la primera marca, le va a asociar la segunda. Es lo que fue juzgado para el periódico "Le lampadaire (el farol)", infracción del periódico "Le réverbère (el reverbero)". Sin embargo la única similitud intelectual no es suficiente para establecer un riesgo de confusión (Grand-Mère/Mamie).
El riesgo de confusión se aprecia de manera global, en fonción a la vez de la marca y de los productos/servicios, la pregunta sigue siendo saber si se arriesga a atribuir el mismo origen a los dos productos marcados. Según la CJCE, cuanto más grande es la similitud de los productos o servicios cobiertos y cuanto má fuerte es el carácter distintivo de la marca anterior, más elevado es el riesgo de confusión (Llyod).
La apreciación del riesgo de confusión se hace casi en todos los casos, ya que sólo la reproducción idéntica de una marca para productos idénticos es juzgada fraudulenta sin recurir a la noción de confusión.
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