Se puede proteger una forma por el derecho de marcas en calidad de marca tridimensional. Esta posibilidad es expresamente prevista por el apartado c) del artículo L.711-1 del Código de la Propiedad Intelectual, así como por el artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE.
Es posible proteger el producto mismo (la forma octogonal de las pastillas VICHY), su embalaje (el tubo cilíndrico en cartoncillo rígido con repliegue a la extremidad de SMARTIES). También es posible combinar una marca verbal (forma de una botella con la inscripción de la etiqueta).
Las principales condiciones de validez de una marca tridimensional son las mismas que las de una marca figurativa o verbal.
La marca debe ser disponible (Artículo L. 711-4)
El derecho de marcas es un derecho de adquisición y no de creación. Así, cabe no confundir la noción de disponibilidad del derecho de marcas (respecto a los derechos anteriores) con la noción de novedad o de originalidad del derecho de dibujos y modelos o del derecho de autor (respecto a cualquier anterioridad ).
Por lo tanto la marca tridimensional se puede anteriorizar por un dibujo o un modelo vigente pero no por un modelo caído en el dominio público.
La marca debe ser distintiva (Artículo L. 711-2)
Sin embargo, todas las formas del dominio público no se pueden presentar en calidad de marca. De hecho, la función de la marca es distinguir un producto de los de los competidores .
El carácter distintivo de la marca se estudia en función de los productos y/o servicios que designa.
Por ejemplo, un embalaje en forma de limón es descriptivo para designar una bebida a base de limón, mientras que la forma de un pan no es descriptiva para un queso.
Una forma usual en un ámbito no se podrá registrar. Por eso fue anulada la presentación protegiendo la forma cónica con canaladuras para pasteles de arroz desmoldables.
La forma no debe dar al objeto su valor sustancial (apartado c del artículo L. 711-2) (el carácter distintivo se puede adquirir por el uso, salvo en este caso).
No es posible proteger la forma de un producto si ésta no es limitada a esta función de distincción. Por ejemplo, un frasco en cristal tiene una forma característica, y el consumidor comprará el frasco debido a esta forma porque le da su "valor sustancial". Una marca no protegerá el frasco como tal, pero será válida para designar un perfume por ejemplo. Es el mismo para los artículos de confección. Entonces conviene proteger estas formas por el derecho de dibujos y modelos.
La forma no debe tener carácter técnico
La protección del derecho de marcas no debe privar los competidores del uso de esta forma que es necesaria dado su efecto técnico. Es el caso por ejemplo de la pieza LEGO cuyas protuberancias sirven para fijar dos piezas juntas. La pieza LEGO ya era protegida por una patente, y la protección por el derecho de marcas (derecho renovable al infinito) se considera como un abuso de derecho en este caso.
Sin embargo, es posible acumular una protección por el derecho de marcas y por el derecho de dibujos y modelos. Aún a veces es recomendado presentar a la vez una marca y un modelo para proteger una forma, las condiciones de validez siendo diferentes (novedad absoluta para el modelo, regla de la especialidad de los productos designados para la marca...).
Por una sentencia del 18 de junio de 2002 (C-299/99 - Remington), la CJCE precisó :
1) No existe una categoria de marcas cuyo registro no es excluido por el artículo 3, apartados 1, letra b) hasta d), y 3, de la primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y cuyo registro es, sin embargo, excluido por el artículo 3, apartado 1, letra a), de éste, con motivo de que estas marcas no son capaces de distinguir los productos del titular de la marca de los de otras empresas.
2) Para ser capaz de distinguir un producto según el artículo 2 de la directiva 89/104, la forma del producto en consideración del cual el signo se registra no exige ninguna adición arbitraria, tal como una decoración sin objetivo funcional.
3) Cuando un operador es el único o ofrecer en el mercado productos particulares, el uso frequente de un signo consistiendo en la forma de estos productos puede bastar para conferir a este signo un carácter distintivo según el artículo 3, apartado 3, de la directiva 89/104 en circunstancias donde, a continuación de este uso, una proporción sustancial de los medios interesados asocia esta forma con este operador, con exclusión de cualquier otra empresa, o cree que los productos con esta forma proceden de ce operador. No obstante, tratándose de las circunstancias en las cuales se cumple el requisito exigido por dicha disposición, incumbe al juez nacional comprobar que son establecidas en la base de datos concretos y fiables, que la percepción presunta de un consumidor corriente de la categoria de productos o servicios en causa, normalmente informado y razonablemente atento y avisado, se toma en consideración y que la identificación por los medios interesados del producto como procedente de una empresa determinada se efectúa gracias al uso de la marca en calidad de marca.
4) El artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la directiva 89/104 se debe interpretar en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no es susceptible de registro en virtud de esta disposición si se demostra que las características funcionales esenciales de esta forma se atribuyen únicamente al resultado técnico. Además, la demostración de la existencia de otras formas permitiendo obtener el mismo resultado técnico no es encaminodo a apartar el motivo de rechazo o de nulidad de registro contenido en dicha disposición.
Las marcas mencionadas son la propiedad de su titular.
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