Admisibilidad de disclaimers en materia de patente - Decisión G 1/03 (06-2004) El 8 de abril de 2004, la Gran Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes expresó dos decisiones G 1/03 - G 2/03, relativas a la admisibilidad de disclaimers (característica negativa) durante el procedimiento de examen de una solicitud de patente o la oposición a una patente. La pregunta del disclaimer fue hecha por las Cámaras de Recursos Técnicos 3.3.4 y 3.3.5 durante dos decisiones. De hecho, en los procedimientos dando lugar a recursos, los titulares utilizaron disclaimers, no soportados por las solicitudes tales como presentadas, con el fin de contestar a objeciones en contra de la novedad fundadas en el Artículo 54(3) y (4) (documento oponible solamente a novedad) o sobre el Artículo 54(2) CPE (documento oponible a la novedad y a la actividad inventiva). La jurisprudencia establecida sobre el disclaimer es la siguiente : - La jurisprudencia precedente admitía los disclaimers utilizados para oponerse a una objeción en contra de la novedad sin considerar el soporte de la característica negativa. - Sin embargo, según la decisión T 323/97, un disclaimer se debe estudiar a la vista del Artículo 123(2) y (3) CPE (las enmiendas se deben describir en la solicitud tal como presentada). Así, un disclaimer no descrito en la solicitud no debería ser aceptado. La decisión G 1/93 también se debe considerar para la interpretación del Artículo 123 CPE. Una característica añadida no se debe considerar como extendiéndose más allá del contenido de la solicitud tal como presentada si no proporciona ninguna contribución técnica a la invención. A la vista de las preguntas precisas hechas por las Cámaras de Recursos Técnicos, el Presidente de la OEP amplió la cuestión con el fin de considerar también un diclaimer introducido por otras razones. I - Novedad 1 - Disclaimer en contra de una objeción fundada en el Artículo 54(3) y (4) CPE - Solicitudes conflictivas La Gran Cámara de Recursos recuerdó el objetivo de este Artículo : evitar conceder una Patente Europea para un objeto ya presentado (aunque no reivindicado : "whole content approach") en calidad de Patente Europea pero no conocido por el solicitante porque no publicado a la fecha de presentación de la segunda solicitud de Patente Europea. A la vista de este enfoque, un disclaimer se justifica y no es en contradicción con el Artículo 123(2) CPE si el objeto que queda reivindicado después del disclaimer no es modificado por éste. 2 - Disclaimer en contra de una objeción fundada en el Artículo 54(2) CPE - Anticipación accidental. Una divulgación que destruye de manera accidental la novedad se produca a menudo cuando un compuesto químico único tombe dans un grupo reivindicado que ya es conocido para un uso diferente. Según la jurisprudencia, tal anticipación accidental es totalmente inoperante para examinar la actividad inventiva. Así, un disclaimer excluyendo el objeto de una anticipación accidental se puede considerar como no cambiando la información técnica de la solicitud tal como presentada, y, por esta razón, como tampoco cambiando su objeto, en el sentido del Artículo 123(2) CPE. 3 - Disclaimer en contra de una objeción fundada en el Artículo 54(2) CPE - Anticipación no accidental Una anticipación no accidental se estudiará también para examinar la actividad inventiva de la invención reivindicada. Así, es inútil excluirla por un disclaimer para contestar a una objeción de novedad. II - Excepciones a la patentabilidad La Gran Cámara de Recursos también indiquó que debería ser posible excluir de la invención reivindicada algunos casos que no son patentables, debido por ejemplo a : - moralidad, buenas costumbres, por ejemplo la exclusión del ser humano en una reivindicación de método para un tratamiento médico para mamíferos, evitando la limitación al ejemplo específico del mamífero descrito en los ejemplos ; de hecho tal disclaimer no tiene nada que ver con la enseñanza técnica ; - falta de aplicación industrial, por ejemplo exclusión para un método de contracepción de su aplicación a la esfera privada, cuando la aplicación a los animales domésticos es patentable. III - Modos de realización que no funcionan Si una reivindicación consta con un modo de realización que no funciona, y si ningún elemento se puede encontrar en la descripción para limitar la reivindicación, entoncés hay o sea un problema de falta de descripción suficiente, o sea un problema de actividad inventiva. Estos no se pueden resolver por un disclaimer. Así, no se pueden seguir las decisiones T 170/87 y T 313/86 que permitían un disclaimer para contestar a una insuficencia de la descripción. IV - Disclaimers dando una contribución técnica Si aparece que la limitación hecha por un disclaimer interviene para considerar la actividad inventiva o la suficiencia de la descripción, la admisibilidad del disclaimer se puede revisar, aún ex post. V - Redacción de los disclaimers La Gran Cámara de Recursos destacó que : - la necesidad de un disclaimer no es una oportunidad para el solicitante para formular de nuevo arbitrariamente sus reivindicaciones. Así, el disclaimer no debería retirar más de lo necesario ; - el Artículo 84 CPE según el cual la reivindicación debe ser clara y concisa es también aplicable a las reivindicaciones conteniendo disclaimers. Así, un disclaimer no es acceptable si la limitación necesaria se puede exprimir en términos más sencillos por características positivas descritas en la solicitud tal como presentada. Además, puede ser posible adaptar la terminología de la técnica anterior con el fin de excluir lo que es necesario para restaurar la novedad ; - la técnica anterior excluida se debería añadir en la descripción según la Regla 27(1)(b) CPE y la relación entre la técnica anterior y el disclaimer se debería enseñar. VI - Disclaimer y prioridad La Gran Cámara de Recursos también indicó a la vista de la decisión G 2/98 relativa al derecho de prioridad, que la introducción de un disclaimer es también acceptable cuando se redacta y que se presenta una solicitud de Patente Europea sin afectar el derecho de prioridad en la primera presentación, la cual no contiene disclaimer. Decisión Con vistas a todos estos puntos, la Gran Cámara de Recursos decidió que : 1. Una enmienda a una reivindicación por la introducción de un disclaimer no se puede rechazar según el Artículo 123(2) CPE por la única razón que ni el disclaimer ni el objeto excluido por ésto del campo de la reivindicación tienen una base en la solicitud tal como presentada. 2. Los criterios siguientes se deben aplicar para determinar la admisibilidad de un disclaimer que no está descrito en la solicitud tal como presentada : 2.1 Un disclaimer se puede admitir para : - restablecer la novedad delimitiendo una reivindicación con relación a la técnica anterior según el Artículo 54(3) y (4) CPE ; - restablecer la novedad delimitiendo una reivindicación en contra de una anticipación accidental según el Artículo 54(2) CPE ; una anticipación es accidental si no es en relación con y es tan lejana de la invención reivindicada que el experto en la materia nunca la considerará cuando hace la invención ; y - excluir el objeto que, según los Artículos 52 hasta 57 CPE, se excluye de la patentabilidad por razones no técnicas. 2.2 Un disclaimer no debe retirar más de lo necesario o sea para restaurar la novedad o sea para excluir un objeto excluido de la patentabilidad por razones no técnicas. 2.3 Un disclaimer que es o se vuelve a considerar para establecer la actividad inventiva o la suficiencia de la descripción añade de la materia a la inversa del Artículo 123(2) CPE. 2.4 Una reivindicación conteniendo un disclaimer responde a los criterios de claridad y de concisión del Artículo 84 CPE.