En formant opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement, le titulaire d'une marque antérieure peut empêcher un tiers d'enregistrer une marque qui porte atteinte à ses droits.
C'est une procédure rapide (l'INPI doit statuer dans un délai de 6 mois) et peu coûteuse par rapport à un procès en contrefaçon.
Cependant, avant de former une opposition, il faut en connaître les risques.
Lors d'une procédure d'opposition, le déposant peut, dans sa première réponse, demander à l'opposant des preuves d'usage, afin d'établir s'il encourt la déchéance pour non usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans. Si l'opposant ne peut fournir de justificatif dans le délai qui lui est imparti par l'INPI, l'opposition est clôturée.
Une procédure d'opposition peut être suspendue en cas d'engagement, par le déposant ou par un tiers, d'une action en nullité(par exemple la marque opposée peut être jugée comme étant descriptive), d'une action en déchéance(non usage, marque devenue usuelle...)...
Dans tous les cas, avant de former une opposition, il faut disposer d'éléments concernant son "adversaire", connaître la société, le groupe auquel cette société peut, le cas échéant, appartenir, ses licences (inscrites au Registre National des Marques), les marques similaires qu'il peut revendiquer (directement ou indirectement). Par exemple :
- le déposant peut être titulaire d'une marque "proche", laquelle est antérieure à celle que l'on cherche à lui opposer ;
- le déposant peut être "lié" au titulaire d'une marque antérieure "proche" (par licence, en ayant repris une société, en nommant comme titulaire une personne physique...).
Au moment du dépôt de la marque des recherches complètes d'antériorité ont-elles été effectuées ? Dans la négative, une recherche à l'identique, ou de similitude, doit être menée.
Avant de former opposition contre une demande d'enregistrement de marque, il est donc très important d'évaluer les moyens de défense du déposant.
La procédure d'opposition est facultative. Si une action en contrefaçon est engagée ultérieurement, il ne sera pas reproché au titulaire de ne pas avoir utilisé cette possibilité.
Au contraire d'une procédure d'opposition, il est possible, lors d'une action en contrefaçon, d'invoquer plusieurs marques, d'autres droits antérieurs (comme une dénomination sociale), ainsi que la notoriété de la marque.
Une procédure d'opposition peut être doublée d'une action en nullité et/ou contrefaçon. Cette procédure, plus longue que la procédure d'opposition seule, permet d'obtenir éventuellement :
- des dommages-intérêts (le seul dépôt de marque est considéré comme étant un acte de contrefaçon),
- des mesures de publication de la décision,
- des mesures d'interdiction plus contraignantes et plus sûres.
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