CABINET CHAILLOT Conseil en Propriété Industrielle
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Après l'enregistrement d'une Marque Communautaire

L'enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la publication de l'enregistrement pendant une période de dix ans à compter de la date de dépôt.  Des renouvellements successifs permettent de conserver par la suite la propriété des droits sur la marque.

Renouvellement

Le renouvellement proprement dit ne doit comporter ni modification de la marque, ni extension des produits et/ou services désignés, une limitation étant cependant possible.

Usage de la marque

Selon l'Article 15 du Règlement du Conseil relatif à la Marque Communautaire n°  40/94, le propriétaire d'une marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services désignés, pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de l'enregistrement, encourt la déchéance de ses droits. Le renouvellement de la marque ne fait pas courir une nouvelle période de 5 ans.

L'usage concerne la marque telle que déposée, mais de légères modifications n'altérant pas le caractère distinctif de celle-ci sont possibles.

L'usage vise les produits et services désignés. Une déchéance partielle est donc possible si le propriétaire n'utilise sa marque que pour une partie seulement des produits et services désignés.  L'usage de produits similaires (comme les chaussures et les vêtements) est insuffisant.

Il est important de pouvoir fournir à tout moment des preuves d'usage (comme des catalogues ou des factures de différentes années identifiant clairement les produits et ayant une date certaine...).

Déchéance d'une marque devenue usuelle

Lorsqu'un produit est nouveau, il est courant de l'appeler par sa marque.  C'est ainsi qu'on dit un "thermos" au lieu d'une "bouteille isothermique".  C'est au propriétaire de la marque à veiller à ce que celle-ci ne devienne pas la désignation usuelle du produit ou service.  S'il n'agit pas, il encourt la déchéance de ses droits selon l'article 50.

Demande en déchéance ou en nullité

Conformément à l'article 55, une marque Communautaire enregistrée peut faire l'objet d'une demande en déchéance des droits du titulaire ou d'une demande en nullité de la marque, celles-ci étant faites auprès de l'Office.

Forclusion par tolérance

L'article 53 stipule que le propriétaire d'une marque Communautaire ou d'un droit national ne peut pas engager d'action en contrefaçon à l'encontre d'une marque Communautaire postérieurement enregistrée s'il en a toléré l'usage pendant 5 ans.

Une marque qui paraît initialement de faible rayonnement peut toujours prendre de l'ampleur ultérieurement.  Une action en contrefaçon tardive ne serait plus alors recevable.

Surveillance des demandes de marques

Il est vivement recommandé de surveiller les publications des demandes de marques ayant effet dans les pays de la Communauté : marques natinales, Communautaires et internationales désignant un ou plusieurs pays de la Communauté.  Nous pouvons suivre ces publications et vous prévenir lorsqu'une opposition peut être faite contre l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à la votre.

Ancienneté d'une marque nationale

Après l'enregistrement d'une marque Communautaire, il est toujours possible de revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale ayant effet dans un pays de la Communauté (Articles 34 et 35).

Opposabilité aux tiers

Toute cession ou license relative à la marque Communautaire doit être rapidement inscrite au Registre des Marques, de telle sorte que la marque soit toujours opposable aux tiers. Toute autre modification dans le nom, l'adresse ... du titulaire de la marque doit être indiquée à l'Office.