Afin d'apprécier la contrefaçon d'une marque (ou la validité d'une marque par rapport à une marque antérieure) il faut :
- comparer les deux signes, et
- comparer les produits et/ou services auxquels les signes sont appliqués.
Dans le cas d'une contrefaçon il faut encore étudier s'il y a eu un acte de contrefaçon. Les actes de contrefaçon sont énumérés dans les articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI :
1 - La reproduction ou l'imitation
On ne cherche pas à savoir ici si le signe contrefait a été apposé sur des produits commercialisés, il suffit que la marque ait été reproduite, et que son utilisation en relation avec des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux de l'enregistrement soit possible.
2 - L'usage
La définition de ce terme est très large. Sont par exemple considérés comme un usage illicite de la marque :
- le dépôt d'une demande de marque
Le simple dépôt est jugé comme étant un acte de contrefaçon. Les dommages-intérêts pour un tel acte sont régulièrement fixés à au moins 10 000 Eur.
- l'utilisation en tant que dénomination sociale, enseigne, ...
Il est toutefois possible à un tiers de bonne foi d'utiliser son nom patronymique.
- la détention, la vente, l'offre en vente ...
La bonne foi n'exclut pas la contrefaçon.
3 - L'apposition
L'apposition d'une marque authentique sur un produit ne provenant pas du titulaire de la marque est interdite. Ce cas comprend l'utilisation d'un contenant (flacon, emballage) dont la forme est protégée par une marque, pour contenir des produits non authentiques (souvent de qualité inférieure).
4 - La suppression ou la modification
La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée est également un acte de contrefaçon.
L'exception : la libre circulation des marchandises
Si l'importation et l'exportation sont bien des actes de contrefaçon, le droit du titulaire d'une marque est limité par l'article L. 713-4 du CPI, selon lequel il ne peut pas interdire l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Européenne par lui-même ou avec son consentement. Par exemple, le titulaire d'une marque française qui aura vendu ses produits marqués en Italie ne pourra pas empêcher le retour de ces produits vers la France.
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