Les moyens de preuve
La preuve de la contrefaçon doit être faite par le demandeur. Elle peut être apportée par tous moyens, par exemple :
- des documents publicitaires ayant une date certaine ;
- un constat d'huissier établissant l'offre à la vente ; ou
- une saisie-contrefaçon.
Quel tribunal ?
Les faits de contrefaçon d'une marque peuvent être poursuivis
- soit par voie pénale ;
- soit par voie civile :
seuls les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour les actions relatives aux marques. Ceci est aussi valable dans le cas d'actions portant également sur un droit de dessin et modèle ou d'action en concurrence déloyale.
Le tribunal territorialement compétent est :
- soit celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs. Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le choix du tribunal est laissé au demandeur.
- soit celui où un acte de contrefaçon a été commis (sans être lié au TGI qui a délivré l'ordonnance d'une saisie-contrefaçon éventuelle).
Qui peut engager l'action ? (Article L. 716-5)
- Le propriétaire de la marque.
En cas de cession, celle-ci n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle a été inscrite au Registre National des Marques.
- Le licencié exclusif, s'il a mis le propriétaire en demeure d'agir et si son contrat ne le lui interdit pas peut engager une action en contrefaçon (le licencié, exclusif ou non, est toujours recevable à intervenir dans une action engagée par le propriétaire de la marque).
L'interdiction provisoire (Article L. 716-6)
Afin d'obtenir le plus rapidement possible la cessation des actes de contrefaçon, il est possible de demander une interdiction provisoire valable jusqu'au jour de la décision au fond.
Il faut d'abord qu'une action en contrefaçon ait été formée. La demande d'interdiction provisoire est faite au juge du TGI saisi de l'instance en contrefaçon. Cette action doit apparaître sérieuse. Le juge doit par exemple examiner la validité de la marque. Il faut également que l'action au fond ait été introduite à bref délai dès lors que le demandeur a eu connaissance de la contrefaçon.
Quand agir ?
Pour agir en contrefaçon de marque, il faut que le droit soit opposable aux tiers. Par conséquent, il faut qu'il ait été publié ou notifié au présumé contrefacteur. Les cessions et licences doivent être inscrites au Registre National des Marques.
L'action en contrefaçon se prescrit par 3 ans à compter de chacun des faits de contrefaçon, que ce soit pour l'action par voie pénale ou civile.
En ce qui concerne l'action en contrefaçon à l'encontre d'une marque postérieurement enregistrée, le dernier alinéa de l'article L. 716-5 prévoit une période de tolérance de 5 ans de l'usage d'une marque. Passé cette période, toute action en contrefaçon est irrecevable. Il est donc important de surveiller régulièrement les dépôts de marques et de s'opposer à leur enregistrement, afin d'éviter la forclusion.
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