Une forme peut être protégée par le droit des marques en tant que marque tridimensionnelle. Cette possibilité est expressément prévue par l'alinéa c) de l'article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que par l'article 3 de la Directive 89/104/CEE.
Il est possible de protéger le produit lui-même (la forme octogonale des pastilles VICHY), son emballage (le tube cylindrique en carton rigide avec bourrelet aux extrémités des SMARTIES). Il est également possible de combiner une marque verbale (forme d'une bouteille avec l'inscription de l'étiquette).
Les principales conditions de validité d'une marque tridimensionnelle sont les mêmes que celles d'une marque figurative ou verbale.
La marque doit être disponible (Article L. 711-4)
Le droit des marques est un droit d'acquisition et non de création. Ainsi, il ne faut pas confondre la notion de disponibilité du droit des marques (par rapport à des droits antérieurs) avec la notion de nouveauté ou d'originalité du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur (par rapport à toute antériorité).
La marque tridimensionnelle peut donc être antériorisée par un dessin ou modèle en vigueur mais non pas par un modèle tombé dans le domaine public.
La marque doit être distinctive (Article L. 711-2)
Cependant, toutes les formes du domaine public ne peuvent pas être déposées à titre de marque. En effet, la fonction de la marque est de distinguer un produit de ceux des concurrents.
La distinctivité de la marque est étudiée en fonction des produits et/ou services qu'elle désigne.
Par exemple, un emballage en forme de citron est descriptif pour désigner une boisson à base de citron, tandis que la forme d'une miche de pain n'est pas descriptive pour un fromage.
Une forme usuelle dans un domaine ne pourra pas être enregistrée. C'est ainsi qu'a été annulé le dépôt protégeant la forme tronconique avec cannelures pour des gâteaux de riz démoulables.
La forme ne doit pas donner à l'objet sa valeur substantielle (alinéa c de l'article L. 711-2) (la distinctivité peut s'acquérir par l'usage, sauf dans ce cas)
Il n'est pas possible de protéger la forme d'un produit si celle-ci n'est pas limitée à cette fonction de distinction. Par exemple, un flacon en cristal a une forme caractéristique, et le consommateur va acheter le flacon en raison de cette forme car elle lui donne sa "valeur substantielle". Une marque ne protègera pas le flacon en tant que tel, mais elle sera valable pour désigner un parfum par exemple. Il en va de même pour les articles d'habillement. Il convient alors de protéger ces formes par le droit des dessins et modèles.
La forme ne doit pas avoir de caractère technique
La protection du droit des marques ne doit pas priver les concurrents de l'usage de cette forme qui est nécessaire en raison de son effet technique. C'est le cas par exemple de la brique LEGO dont les protubérances servent à fixer deux briques ensemble. La brique LEGO était déjà protégée par un brevet, et la protection par le droit des marques (droit renouvelable à l'infini) est considérée comme un abus de droit dans ce cas.
Cependant, il est possible de cumuler une protection par le droit des marques et par le droit des dessins et modèles. Il est même parfois recommandé de déposer à la fois une marque et un modèle pour protéger une forme, les conditions de validité étant différentes (nouveauté absolue pour le modèle, règle de la spécialité des produits désignés pour la marque...).
Par un arrêt du 18 juin 2002 (C-299/99 - Remington), la CJCE a précisé :
1) Il n'existe pas de catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.
2) Pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive 89/104, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel.
3) Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de touteautre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par ladite disposition est remplie, il incombe au juge national de vérifier qu'elles sont établies sur la base de données concrètes et fiables, que la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est prise en considération et que l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée est effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque.
4) L'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition.
Les marques citées sont la propriété de leur titulaire.
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