Traduction française de l'article paru le 26 janvier 2000 dans le "New York Law Journal", intitulé "Loi sur les Brevets et les Marques" auteurs : Robert C. Scheinfeld et Parker H. Bagley (traduction effectuée avec l'autorisation des auteurs) :
Le 29 Novembre 1999, le Président Clinton a souscrit l'Acte de Réforme de 1999 touchant des mesures d'ensemble en Propriété Intellectuelle et Communications, qui réalise un certain nombre de changements dans la Loi Américaine sur la propriété intellectuelle. La législation, Loi Sénatoriale de 1948, s'est attaquée au "cybersquatting", a ajouté une nouvelle défense aux procès en contrefaçon de brevets et a introduit une exigence de publication pour les demandes de brevets américains, en même temps qu'elle a accueilli d'autres changements législatifs. Bien que la loi ne puisse pas être caractérisée de tremblement de terre, elle affecte de façon significative les manières de conseiller leurs clients par les conseils en propriété industrielle. Certains des principaux changements législatifs et leurs effets potentiels sont discutés ci-dessous.
Changements dans la Loi sur les Brevets
L'Acte de 1999 de Protection des Inventeurs Américains, comme sont désignées les dispositions portant sur les brevets de la Loi Sénatoriale de 1948, affecte plusieurs aspects de la pratique des brevets internationaux et domestiques. La nouvelle loi comprend les sept sous-sections majeures suivantes :
" Acte de 1999 des Droits des Inventeurs " ;
" Acte de 1999 d'Equité des Taxes de Brevets et de Marques " ;
" Acte de 1999 de Défense du Premier Inventeur " ;
" Acte de 1999 de Garantie de la Durée des Brevets " ;
" Acte de 1999 de Publication Domestique des Demandes de Brevets déposées à l'Etranger " ;
" Acte de 1999 de Procédure de Réexamen Inter Partes Facultatif " ; et
" Acte de Compétence de l'Office des Brevets et des Marques ".
Les composants clés des plus significatives de ces sous-sections sont discutés ci-dessous. Ceci comprend des dispositions concernant la mise à disposition d'une " défense du premier inventeur ", une exigence de publication pour les demandes de brevets, de nouveaux droits de brevet provisoires issus de la publication, de nouveaux changements aux §§ 102(e) et 103 du Titre 35 du Code des Etats-Unis et de nouvelles procédures de réexamen inter partes.
La Défense aux Procès en Contrefaçon
L'élargissement dont on s'est aperçu récemment de la brevetabilité aux " méthodes de conduite des affaires " par la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral dans " State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. " (1) a apparemment influencé la décision par le Congrès de créer une nouvelle défense à certaines actions en contrefaçon de brevet. Le nouveau § 273(b) du Titre 35 prévoit de manière générale une défense à une action en contrefaçon de brevet par rapport à des revendications de brevet couvrant " une méthode de réalisation ou conduite des affaires " (2), à la condition que certaines conditions soient remplies :
- la méthode incriminée doit avoir été développée de manière indépendante et réellement mise en pratique plus d'un an avant la date de dépôt effective du brevet ; et
- la méthode incriminée doit avoir été " utilisée commercialement " avant la date de dépôt effective du brevet (3).
Ainsi, même si le breveté a inventé avant cet utilisateur particulier, et même s'il n'y avait pas d'usage public ou de vente de l'invention par quelqu'un d'autre plus d'un an avant la date de dépôt du brevet (ce qui sinon invaliderait le brevet selon § 102 (b)), le breveté ne pourrait toujours pas gagner contre cet utilisateur industriel particulier ou un cessionnaire de l'entreprise entière ou des affaires auxquelles la défense se rapporte " de cet utilisateur (4).
Le fait de cette loi pourrait être d'une grande portée, en particulier si la Cour commence à interpréter " une méthode de réalisation ou de conduite des affaires " de façon large comme incluant des méthodes pour réaliser des produits industriels, tels que des boissons sans alcool ou des shampooings ou des produits pour les soins de la peau, par opposition aux " méthodes de conduite des affaires " littérales, telles que celles orientées vers des schémas de marketing ou des plans financiers. Dans la totalité de ces cas, on pourrait argumenter que, du fait qu'elles sont destinées à gagner de l'argent, ce sont des méthodes de réalisation ou de conduite des affaires.
Imaginons par exemple qu'une grande compagnie de mise en bouteilles de boissons sans alcool " Grand C " possède une méthode secrète de fabrication d'une boisson sans alcool énormément populaire qu'elle vend depuis des années.
Une seconde société " Petit P " développe cette année indépendamment la méthode secrète et commence à vendre le même produit. Selon " W.L. Gore & Associates v. Garlock Inc., " (5) Petit P serait d'une manière générale capable d'obtenir un brevet sur la méthode secrète, auquel ne ferait pas obstacle l'utilisation secrète antérieure de Grand C. (Grand C lui-même serait alors gêné en raison de son exploitation industrielle de longue durée de la méthode secrète). Par le passé, Petit P aurait probablement gagné un procès de brevet contre Grand C (après tout, Grand C a pris un risque en se reposant seulement sur ses droits de secret commerciaux). Cependant, maintenant ceci peut ne pas être le cas.
Si le nouveau § 273(a) (3) est analysé de façon large, une partie incriminée, telle que Grand C, qui a réalisé indépendamment la méthode au moins un an avant la date de dépôt de Petit P et l'a utilisée industriellement avant la date de dépôt, serait capable de soutenir la défense.
Cependant, il y a un avertissement que les praticiens de brevet envisageant la défense de §273(b) doivent connaître dans le cas où la Cour détermine qu'il n'y avait pas de " base raisonnable pour soutenir la défense ", la Cour trouvera le cas exceptionnel pour accorder les honoraires de conseil.
Nouvelle Exigence de Publication
D'une manière générale, le §4502 de la loi requiert la publication de toute demande de brevet d'utilité américain en cours non provisoire, à moins que le demandeur certifie lors du dépôt que l'invention décrite dans la demande n'a pas fait et ne fera pas l'objet d'une demande déposée dans un autre pays (6). Par le passé, toutes les demandes de brevets américains étaient gardées secrètes jusqu'à ce que le brevet soit délivré.
Dans le cas où la demande n'était jamais délivrée soit parce que l'Office Américain des Brevets et des Marques (PTO) maintenait son rejet, soit parce que le demandeur abandonnait la demande, l'invention décrite dans la demande était encore maintenue secrète. Ceci fournissait aux inventeurs et aux sociétés déposant aux USA un avantage par rapport aux demandes déposées dans d'autres pays, lesquels typiquement publiaient les demandes 18 mois après le dépôt. Aux Etats-Unis, à la différence des autres pays qui ont des exigences de publication, les demandeurs étaient encore capables de conserver des droits de secrets commerciaux dans le cas où leurs demandes n'aboutissaient pas.
Ceci est encore le cas, mais le demandeur doit explicitement certifier qu'aucun dépôt étranger ne s'est produit ou ne se produira. Dans le cas où un dépôt étranger s'est produit ou se produira, la demande sera publiée 18 mois à compter de la date la plus ancienne pour laquelle un bénéfice de dépôt est recherché.
Bénéficient fortement des exigences de publication les sociétés qui font concurrence à celles dont les demandes sont pendantes. Le marché concurrentiel ne sera plus maintenu dans l'ignorance des demandes de brevets en cours ; alors que, par le passé, les sociétés devaient attendre qu'un brevet américain soit délivré pour découvrir ce qui a été revendiqué comme étant couvert par une notice de " brevet pendant " sur un produit, maintenant les demandes américaines seront publiées dans les 18 mois du dépôt, à la condition qu'une contrepartie étrangère soit également déposée. Ceci permettra aux sociétés de mieux se préparer à la délivrance d'un brevet américain.
La Section 122 fournit une série d'exceptions à l'exigence de publication. Si la demande est abandonnée ou est soumise à un ordre de secret, elle ne sera pas publiée (7). Les demandes provisoires déposées selon §111(b) sont également exemptées de l'exigence de publication (8). De plus, un demandeur américain a l'option de rédiger l'objet publié si la version rédigée plutôt que la version soumise à l'Office des Brevets Américain sera déposée à l'étranger (9).
Nouveaux Droits " Provisoires "
Vous ne pouvez plus indiquer à un client qu'une contrefaçon ne peut pas avoir lieu avant qu'un brevet ne soit délivré. En effet, selon l'Acte de Réforme, un breveté peut d'une manière générale obtenir une redevance raisonnable pour la période entre la publication et la délivrance du brevet à la condition que :
(1) il y ait contrefaçon des revendications publiées ;
(2) les revendications de la publication soient " sensiblement identiques " aux revendications du brevet ;
(3) le procès soit entamé dans les six ans de la délivrance du brevet ;
(4) le PTO ait reçu une publication en langue anglaise ; et
(5) le contrefacteur présumé ait eu notification réelle de la demande publiée.
Il reste à voir comment l'expression " sensiblement identiques " sera interprétée, mais les sections de redélivrance (35 USC §252) et la jurisprudence interprétant celles-ci devraient fournir une orientation appropriée. L'Acte de Réforme ne prévoit pas d'injonction, de dommages-intérêts augmentés ou d'honoraires de conseils pour cette période.
Changements à §102(e)
Selon §102(e) du Titre 35 du Code des Etats-Unis, un brevet américain délivré à quelqu'un d'autre est un document de l'état antérieur de la technique à compter de sa date de dépôt à l'encontre d'une demande de brevet déposée ultérieurement. Par conséquent, il a toujours été avantageux contre les autres d'obtenir une date de dépôt antérieure aux fins de §102(e).
Compte tenu du fait que certaines demandes américaines allaient être publiées, la question devenait de savoir si la publication pouvait également être utilisée comme document à compter de sa date de dépôt, qu'un brevet américain soit un jour délivré ou non. La réponse est oui. L'Acte de Réforme a amendé le §102(e) de telle sorte que, selon sa sous-section (1), si une demande américaine est publiée, elle peut être utilisée comme document selon §102(e) à compter de sa date de dépôt américain. Dans le cas où la demande américaine revendique le bénéfice d'une demande PCT déposée antérieurement et où la demande PCT est publiée en anglais, la date du document §102(e) est la date de dépôt de la demande PCT. En outre, selon la sous-section (2), un brevet américain délivré reste un document §102(e) à compter de sa date de dépôt américain, en particulier dispensant de la date de dépôt PCT.
Qu'arrive-t-il alors lorsque la demande publiée se qualifiant selon la sous-section (1) est délivrée comme brevet américain ? Quelle est la date de référence §102(e) ? On verrait, au moins selon une interprétation, que s'il y a une publication qualifiée d'une demande selon la sous-section (1), la sous-section (2) ne serait généralement pas applicable.
Exclusion de l'Art Antérieur
L'Acte de Réforme a amendé le §103 de la loi sur les brevets pour exclure non seulement l'art antérieur selon §102(f) ou (g), mais encore l'art antérieur selon §102(e) d'être utilisé par le PTO pour rejeter une demande basée sur l'évidence. Il en résulte qu'un objet développé par une autre personne qui a été décrit dans un document §102(e) (que ce soit une publication ou un brevet) ne sera pas utilisé pour faire obstacle à la brevetabilité d'une demande en cours si l'objet antérieur et l'invention revendiquée dans la demande étaient, au moment où l'invention a été faite, possédés par la même personne ou société ou soumis à une obligation de cession à la même personne ou société.
Ceci, comme l'exclusion des §§(f) et (g), devrait favoriser le travail de développement en équipe et augmenter le progrès de l'activité inventive en équipe.
En raison du fait que cet amendement s'applique apparemment à toute demande déposée après le 29 Novembre 1999, date de mise en vigueur, les praticiens se trouvant en face d'un rejet sur §102(e) pendant, devraient envisager le dépôt d'une demande en continuation pour que le document §102(e) ne soit plus pris en considération.
Procédure Facultative
La nouvelle législation introduit également un réexamen de brevet inter partes facultatif (10). Selon la procédure de réexamen courante (qui subsiste encore), un tiers peut contester un brevet délivré au PTO en soumettant une requête pour un réexamen citant des documents spécifiques de l'art antérieur (11). Après que la requête ait été soumise, le PTO décide s'il y a ou non une nouvelle question de brevetabilité substantielle à la lumière de l'art antérieur cité par le requérant, qui ne peut pas prendre un quelconque rôle actif dans le processus ultérieur. Il en résulte que le requérant n'est pas empêché de contester la validité du brevet dans tout litige concurrent ou ultérieur (12).
Recherchant probablement à réduire le volume des litiges en matière de brevets, la Loi Sénatoriale 1948 introduit une nouvelle procédure de réexamen inter partes, permettant au requérant de participer à tout le processus de réexamen. Il y a cependant des inconvénients significatifs, qui rendent improbable que la procédure de réexamen inter partes sera utilisée de façon large. De la façon la plus significative, un tiers requérant dont la requête pour un réexamen inter partes conduit à un ordre de réexamen est " empêché de faire valoir à un moment ultérieur, dans toute action civile, la nullité de toute revendication déterminée finalement comme étant valide et brevetable sur n'importe quelle base que le tiers requérant a soulevée ou aurait pu soulever pendant la procédure de réexamen inter partes " (13).
La clé ici est que, dans un litige ultérieur, seul " un art antérieur nouvellement découvert qui n'était pas à la disposition du tiers requérant au moment de la procédure de réexamen inter partes " peut être utilisé.
Loi Anticybersquatting
Enfin, la Loi Sénatoriale 1948, intitulée l'Acte de Protection du Consommateur Anticybersquatting, contient une législation visant à empêcher l'atteinte aux noms de domaine Internet (14).
L'acte fournit une cause d'action selon un nouveau §43(d) de l'Acte de Lanham pour les propriétaires de marques dont les marques ont été détournées par des pirates Internet. Dans un scénario typique, une personne fait enregistrer un nom de domaine qui est le même ou qui ressemble beaucoup à une marque célèbre existante, enpêchant le propriétaire légitime de la marque d'enregistrer son nom de domaine. Le propriétaire de la marque est ensuite contraint d'acheter le nom de domaine au cybersquatter.
Selon le nouveau §43(d), un propriétaire de marque peut agir en justice contre quiconque utilise, fait des affaires avec ou enregistre un nom de domaine qui est le même ou suffisamment analogue pour produire une confusion avec une marque distinctive existante (15). Seul un enregistrement de mauvaise foi ou une utilisation de mauvaise foi peut faire l'objet d'une action selon la nouvelle cause d'action.
L'acte fournit un test à plusieurs facteurs devant être utilisé par les Cours pour s'assurer si oui ou non l'utilisation ou l'enregistrement a été fait de mauvaise foi. La liste non exhaustive de facteurs comprend le point de savoir si un cybersquatter présumé a d'autres droits de propriété intellectuelle sur le nom de domaine ; la mesure dans laquelle le nom de domaine reprend le nom légal du cybersquatter présumé ; le point de savoir si le cybersquatter supposé a l'intention de détourner le trafic Internet du site web du propriétaire de la marque ; la mesure dans laquelle la marque incorporée dans le nom de domaine est distinctive ; et le point de savoir si le cybersquatter supposé a offert de vendre le nom de domaine au propriétaire de la marque (16).
Lorsque l'identité du cybersquatter supposé est connue, l'acte fournit une diversité de réparations, comprenant des dommages-intérêts légaux allant jusqu'à $100 000 et une injonction. Si le cybersquatter n'est pas connu ou ne peut pas être localisé, le propriétaire de la marque peut procéder in rem en ce qui concerne le nom de domaine lui-même. Dans un tel cas, la réparation est limitée à une réparation par injonction. L'acte prévoit de façon spécifique qu'aucune responsabilité sur la base de l'acte ne sera impliquée si le défendeur a des motifs raisonnables de croire que l'utilisation du nom de domaine était légale (17).
(1) 149 F3d 1368, 47 USPQ2d (BNA) 1596 (Ped. Circ. 1998).
(2) S. 1948. §4302, codifié 35 USC §273(a)(2)(A)(3).
(3) S. 1948, §4302, codifié 35 USC §2732(b)(1).
(4) S. 1998, §273(b)(6).
(5) 721 F2d 1540, 1550, 220 USPQ 303, 310 (Fed. Circ. 1963).
(6) Voir S. 1948, §4502, codifié 35 USC §122(b)(2)(B)(1).
(7) S. 1948, §4502, codifié 35 USC §122(b)(2)(A).
(8) Id.
(9) S. 1948, §4502, codifié 35 USC §122(b)(B)(v).
(10) S. 1948, §606.
(11) Voir 35 USC §302 (1980).
(12) Voir 35 USC §301 (1980).
(13) Voir S. 1948, §4604, codifié en partie 35 USC §315(c).
(14) S. 1948, §3001.
(15) S. 1948, §3002, codifié 15 USC §1125(d)(1)(A).
(16) Id. codifié 15 USC §1125(d)(1)(B)(I).
(17) Id. codifié 15 USC §1125(d)(1)(B)(II).
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