Les décisions de la Division d'Opposition ainsi que celles de la Chambre de Recours de l'OAMI relatives aux oppositions permettent de voir se dessiner avec précision la doctrine de l'Office.
1) Questions formelles
Que ce soit pour la fourniture de traductions ou de preuves d'usage dans un délai imparti, ou même pour la désignation du droit opposé dans la lettre d'opposition, l'Office est strict.
Dans l'opposition "CESAI/CESA", l'opposant avait indiqué que l'opposition était fondée sur "la marque CESAI No 254.681".
Il apparaît à la lecture du certificat d'enregistrement que la marque No 254.681 est en fait une marque figurative (le mot CESAI est précédé de la représentation d'un "C").
L'identification du droit opposé n'étant pas claire, ce droit n'a pas été retenu pour l'opposition.
2) Comparaison de la demande de marque communautaire et du droit antérieur opposé
2a) Etendue du droit antérieur opposé
Conformément à l'Article 8(1)(b) du RMC, la marque demandée est refusée "lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée".
L'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire sur la base d'une marque nationale vise à empêcher le demandeur d'obtenir une marque qui a des effets dans le pays en question. En cas de rejet de la demande de marque communautaire, il sera toujours possible au demandeur de transformer la demande de marque communautaire en demandes de marques nationales sauf dans les pays "où, selon la décision de l'Office [...], la demande [...] est frappée d'un motif de refus d'enregistrement [...]" (Article 108-2(b)).
Il est donc essentiel de bien apprécier l'atteinte à la marque antérieure opposée en fonction du territoire de celle-ci, donc de la ou des langue(s) officielle(s) de ce territoire.
C'est ce qui a été rappelé par la 2ème Chambre de Recours de l'OAMI statuant le 31 octobre 2000 sur une décision de la division d'opposition concernant l'opposition à la demande de marque communautaire "MATRATZEN MARKT CONCORD + représentation d'un homme portant un matelas" par rapport à la marque verbale espagnole "MATRATZEN".
La division d'opposition avait considéré que le vocable "MATRATZEN" était descriptif en allemand pour désigner des matelas et autres accessoires de literie. Ainsi l'élément opposé étant jugé descriptif, il ne peut pas empêcher les tiers de l'utiliser.
La Chambre de Recours a jugé :
- que le vocable "MATRATZEN" n'est pas descriptif en espagnol pour désigner des matelas. La marque a un caractère de fantaisie.
- que l'adjonction des mots "MARKT" et "CONCORD" ainsi que de l'élément figuratif font penser au consommateur espagnol connaissant la marque antérieure "MATRATZEN" qu'il s'agit d'une marque dérivée de la première, le terme "MATRATZEN" restant prédominant.
La Chambre de recours rappelle également que le risque de confusion entre les marques doit être apprécié dans son ensemble. Les produits étant identiques ou très similaires, un degré plus faible de similarité entre les signes est nécessaire pour engendrer un risque de confusion.
Il est intéressant de comparer deux décisions d'opposition sur la base de la même marque française figurative "WEEK END, le magazine du tiercé et des loisirs + représentation d'un trèfle à quatre feuilles", la première à l'encontre de la demande communautaire "HAPPY WEEKEND" et la seconde à l'encontre de la demande communautaire "WEEK END FT".
* La demande "HAPPY WEEKEND" désignait des "journaux et imprimés", produits identiques aux "journaux et imprimés" désignés par la marque antérieure et des "vidéo cassettes et films", produits similaires aux journaux car ils ont la même destination.
Le mot "HAPPY" est un adjectif du nom "WEEKEND", c'est donc un accessoire au terme essentiel "WEEKEND". Or le terme "WEEK END" est prépondérant dans la marque antérieure, le slogan étant écrit en lettres beaucoup plus petites.
La demande de marque communautaire apparaît donc similaire à la marque antérieure.
Cependant, le terme "WEEK END" est compris et utilisé en France pour désigner la fin de la semaine et de nombreux journaux publiés le week end portent cette mention. Le terme "WEEK END" est donc ici peu distinctif.
Par son appréciation globale des marques, la Division d'Opposition conclut que la similarité des signes, affaiblie par le caractère usuel, ne peut entraîner un risque de confusion que pour les produits identiques et non pour les produits similaires. La demande de marque communautaire a donc été partiellement rejetée.
* La demande "WEEK END FT" désigne également des "journaux et imprimés".
Dans ce signe, le terme "WEEK END" se rapporte au terme "FT" qu'il qualifie. Même si le public n'identifie pas l'abréviation comme étant celle du journal "The Financial Times", il comprend qu'il s'agit de l'édition du week end du journal FT.
La marque opposée quant à elle apparaît comme étant associée à la chance (le trèfle) et au jeu (le tiercé). La marque sera donc comprise par le public comme un souhait de "week end chanceux".
Les deux marques se distinguent donc d'une manière conceptuelle et ne peuvent être considérées comme similaires. Il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion entre ces signes. L'opposition a été rejetée.
2b) Spécialité des produits et services désignés
En cours d'opposition, la Division d'Opposition est amenée à apprécier le degré de similitude entre les produits et/ou services de la marque antérieure et de la demande de marque communautaire.
Pour apprécier la similarité, l'Office s'interroge sur la nature des produits, leur destination, leur clientèle...
Etudiant toujours les droits dans leur ensemble, la Première Chambre de Recours a souligné, dans une décision du 15 mai 2000 que "la similitude des marques et la similitude des produits sont des critères interdépendants en ce sens qu'un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement".
C'est ainsi qu'ayant jugé que le degré de similitude était faible entre les signes "ACAMOL" et "AGAROL" (les deux marques désignent des produits pharmaceutiques pour lesquels la terminaison "OL" est courante, le terme "ACAMOL" étant une contraction du terme "PARACETAMOL" et le terme "AGAROL" étant dérivé du terme "AGAR-AGAR", composé du produit), la Chambre de Recours constate qu'il faudrait un fort degré de similitude entre les produits pour que naisse un risque de confusion.
Or, la demande de marque "ACAMOL" désigne des analgésiques et la marque antérieure "AGAROL" désigne des laxatifs. Selon la Chambre de Recours, "bien qu'il s'agisse de deux préparations pharmaceutiques, il y a une grande différence entre des analgésiques et des laxatifs".
Si la vente est faite en pharmacie le risque qu'un spécialiste confonde les deux produits aux fonctions si différentes est très faible. De même, si les produits sont en vente libre, ils ne le seront pas dans le même rayon et le consommateur recherchera un produit en fonction de ses propriétés.
Dans le cas des marques "MATRATZEN" et "MATRATZEN MARKT CONCORD + logo", la Chambre de Recours a également eu à comparer des "matelas et accessoires de literie" (Classe 20) à des "matelas et accessoires de literie à usage médical" (Classe 10).
Les matelas à usage médical peuvent être achetés dans les mêmes magasins que les matelas non à usage médical. Ils ne sont pas réservés à des hôpitaux mais les particuliers peuvent également être amenés à acheter de tels produits. Le fait que ces produits correspondent à deux classes différentes n'affecte en rien leur similarité.
3) Les droits antérieurs opposables
Conformément à l'Article 8(4), une demande de marque communautaire peut être refusée par l'opposition d'un "signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale" lorsque le droit national qui s'applique au signe "donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente".
C'est ainsi que la demande de marque communautaire "INTERPRINT" a été refusée par l'opposition de la dénomination sociale suédoise "INTERPRINT KUNGENS KURVA AB".
Pour cela l'opposant a dû démontrer :
- qu'il est le titulaire de la dénomination sociale ;
- que la portée du signe opposé n'est pas seulement locale : l'enregistrement de la dénomination sociale ne suffit pas, il a été montré que le signe est utilisé dans toute la Suède et qu'il y est connu ;
- que le droit est antérieur à la date de dépôt de la demande de marque (toutes les preuves non datées ou dont la date est postérieure à la demande de marque communautaire n'ont pas été retenues) ;
- que le droit suédois permet à une dénomination sociale d'interdire l'utilisation d'une marque : l'opposant a fourni une décision de justice interdisant l'usage d'une marque car portant atteinte à une dénomination sociale, il aurait également pu citer la loi suédoise.
Il faut encore montrer quels sont les produits et/ou services que recouvre ce signe. Dans le cas "INTERPRINT", les services d'imprimerie ont été facilement prouvés. Dans l'affaire "HELSINT, S.A.L." contre "HELSINN", le titulaire du nom commercial espagnol HELSINT S.A.L. a fourni des documents qui ont permis d'établir l'utilisation du signe pour les activités d'"importation et de revente des produits suivants : polypodium leucotomos, calaguala et miel de cana".
Le droit antérieur est bien opposable, cependant les produits et services couverts n'ont pas été jugés similaires à ceux de la demande de marque "HELSINT" : produits chimiques destinés à la fabrication et à la production de préparations pharmaceutiques (natures des produits tout à fait différentes : produits végétaux / produits chimiques) ; parfumerie, cosmétiques, préparations pharmaceutiques (clientèles différentes : industrie pharmaceutique achetant des matières premières / clientèle achetant un produit fini).
Ces décisions de l'OAMI confirment bien que l'Office apprécie les signes de façon globale sans donner trop de pouvoir à la notion de similarité des produits et services désignés par les marques. Cette appréciation plus juste du risque de confusion, doublée de l'appréciation stricte du caractère distinctif de la demande de marque communautaire à son enregistrement, dessine une bonne image de la Marque Communautaire.
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