Conformément à l'Article 87 CBE, la date de priorité d'une première demande peut être revendiquée lorsque la deuxième demande est pour la "même invention" que la première.
Comme les Chambres d'Appel de l'OEB ont rendu des décisions divergentes sur ce point, le Président de l'OEB a soumis une question de droit à la Grande Chambre de Recours qui a rendu l'OPINION G 2/98 le 31 Mai 2001 pour éclaircir la définition de "même invention".
Conformément à un premier type de décisions (T 116/84, T 85/87, T 295/87...), la priorité d'un objet qui était au moins implicitement décrit dans la première demande peut être revendiquée pour la deuxième demande. La condition "au moins implicitement décrit" comprend à la fois le cas où les revendications de la deuxième demande ont été élargies par rapport à la description du premier dépôt et le cas où la portée de l'invention a été définie de façon plus étroite dans la deuxième demande.
Conformément à un deuxième type de décisions (T 73/88, T 16/87, T 255/91, T 364/95...), le droit de priorité a été reconnu même lorsqu'une caractéristique technique (une caractéristique additionelle) a été ajoutée, laquelle n'était pas décrite dans la première demande. Cela a été possible car la caractéristique additionnelle n'était pas une caractéristique essentielle pour déterminer la priorité, cette caractéristique dépendant "de son rapport avec le caractère et la nature de l'invention".
Par exemple, la caractéristique additionnelle acceptée pouvait être un mode de réalisation plus spécifique si le document de priorité décrivait la caractéristique de façon plus générale et si l'addition du mode de réalisation plus spécifique ne modifiait pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée.
Conformément à une autre approche (T 77/97), la deuxième demande était examinée par rapport au "test de nouveauté" qui était en fait un "test de description". Le terme "même invention" devait dans ce cas être interprété conformément à l'Article 88(2) à (4) CBE : les éléments de la deuxième demande doivent être décrits de façon spécifique dans le document de priorité.
Ainsi, la Grande Chambre de Recours devait décider, lorsqu'une revendication d'une demande de brevet européen contient une caractéristique qui n'a pas été décrite dans la demande de priorité, si un droit de priorité peut être reconnu :
a) lorsque la caractéristique n'est liée ni à la fonction ni à l'effet de l'invention revendiquée et elle ne fournit pas une contribution technique supplémentaire à l'invention ; ou
b) lorsqu'il y a unité d'invention entre l'invention telle que définie dans cette revendication et l'objet décrit dans le document de priorité, conformément à l'Article 4F de la Convention de Paris.
Motifs de la Décision
Conformément à l'Article 4H de la Convention de Paris, une priorité ne peut pas être refusée sur le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications de la demande de priorité, il suffit que l'ensemble des pièces de cette demande décrive de façon précise, explicitement ou implicitement, de tels éléments.
Lorsque l'objet de la revendication n'est pas décrit dans la demande de priorité, conformément à l'Article 4F de la Convention de Paris, l'unité d'invention doit exister entre deux inventions ou davantage décrites dans la demande revendiquant une ou plusieurs priorités.
Dans la CBE, les paragraphes 2 à 4 de l'Article 88 correspondent aux Articles 4F et 4H de la Convention de Paris.
Revendication simple ayant des priorités multiples
La Grande Chambre de Recours donne en exemple les cas suivants dans lesquels une unique revendication peut revendiquer ou non des priorités multiples :
i) cas de la revendication "ET"
Lorsqu'un premier document de priorité décrit une caractéristique A, et qu'un second document de priorité décrit une caractéristique B utilisée avec la caractéristique A, alors une revendication portant sur A + B ne peut pas bénéficier d'une priorité partielle à compter de la première date de priorité, car l'invention A + B a été décrite uniquement à la date du deuxième document de priorité.
ii) cas de la revendication "OU"
Lorsqu'un premier document de priorité décrit une caractéristique A, et qu'un second document de priorité décrit une caractéristique B utilisée en tant qu'alternative de la caractéristique A, alors une revendication portant sur A ou B peut bénéficier de la première priorité pour la partie A de la revendication et de la deuxième priorité pour la partie B de la revendication.
Ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la caractéristique C, par exemple sous forme d'un terme générique ou d'une formule, englobe la caractéristique A ainsi que la caractéristique B.
Ceci est également conforme aux Articles 87(1) et 88(3) CBE.
Etude d'un exemple relatif à deux demandes de brevets européens en conflit
La Grande Chambre de Recours a ensuite analysé le cas suivant :
Deux demandeurs X et Y ont déposé des demandes de brevets nationaux et européens à différentes dates t :
t1 : dépôt d'un brevet national N1 pour l'invention A + B par le demandeur X
t2 : dépôt d'un brevet national N2 pour l'invention A + B' (ou A + B + C) par le demandeur Y
t3 : dépôt d'un brevet européen EP1 pour l'invention A + B (ou A + B + C) par le demandeur X revendiquant la priorité de N1.
t4 : dépôt d'un brevet européen EP2 pour l'invention A + B' (ou A + B + C) par le demandeur Y revendiquant la priorité de N2.
Conformément à la Grande Chambre de Recours, si le fait d'accepter la priorité dépend du fait que B' soit ou non une modification essentielle de B (ou que C ajouté à A + B soit une caractéristique essentielle), alors la validité de EP2 dépendrait de l'interprétation large ou étroite du concept de la "même invention".
Concernant la proposition dans la décision T 73/88 de faire une distinction entre les caractéristiques techniques qui sont liées à la fonction et à l'effet de l'invention et les caractéristiques techniques qui ne le sont pas, la Grande Chambre de Recours explique que ce n'est pas une solution, car trop arbitraire.
Lorsque la demande de brevet européen ultérieure constitue une invention de sélection par rapport à l'objet décrit dans la demande de priorité, la revendication de priorité ne devrait pas être reconnue si l'invention de sélection est considérée comme "nouvelle" conformément aux critères appliqués par l'OEB.
La conclusion de la Grande Chambre de Recours est que la priorité d'une demande antérieure pour une revendication d'une demande de brevet européen conformément à l'Article 88 CBE doit être reconnue seulement si l'homme du métier peut obtenir l'objet de la revendication directement et de façon non ambigüe, en utilisant les connaissances générales communes, à partir de tous les éléments de la demande antérieure.
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