Cabinet Chaillot : Décision G1/99 de la Grande Chambre de Recours de l'OEB relative à la "Reformatio in pejus"Décision G1/99 de la Grande Chambre de Recours de l'OEB relative à la "Reformatio in pejus"


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Décision G1/99 de la Grande Chambre de Recours de l'OEB relative à la "Reformatio in pejus" (09-2001)

Décision G1/99

Définition de l'interdiction de la "Reformatio in pejus" : c'est lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci.


Les faits

Au cours d'une procédure d'opposition (décision T 315/97), l'unique opposant est le seul à avoir formé un recours contre la décision intermédiaire de la Division d'Opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée.  La revendication 1 du brevet tel que maintenu comprenait une caractéristique qui avait été ajoutée à la revendication 1 du brevet tel que délivré.
Au cours de la procédure de recours, l'intimé/titulaire du brevet a présenté une requête principale qui incluait cette caractéristique et une première requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée.

La Chambre de Recours Technique a déclaré qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale, bien que la caractéristique ajoutée fut fondée sur un passage de la description.  
Elle a par ailleurs estimé que la suppression de cette caractéristique dans la première requête subsidiaire aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que maintenu.  Par conséquent le requérant/opposant serait placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.


Les motifs

Conformément à la décision G 9/92 (ou G 4/93) de la Grande Chambre de Recours :

"1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la Chambre de Recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la Division d'Opposition dans sa décision intermédiaire.  La Chambre de Recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

La décision T 406/86 définit que des modifications sont "opportunes" lorsqu'elles sont occasionnées par les motifs d'opposition et qu'elles devraient être limitées à ce qui est "nécessaire" à la lumière des motifs d'opposition.

La question soumise à la Grande Chambre de Recours était : "Y-a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée - par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication - qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ?"

Conformément à la décision, il n'est pas contesté que lorsque le propriétaire du brevet est l'unique requérant, il ne peut pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.  En effet, l'opposant peut toujours engager au niveau national une action en nullité du brevet tel que maintenu.

La Grande Chambre de Recours considère que la partie non requérante ne peut pas en principe présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant.

Comme il est dit dans la décision G 4/93, le propriétaire/intimé ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la Division d'Opposition dans sa décision intermédiaire.  Toutefois, en particulier si le brevet ne peut être maintenu pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité.

Si la Chambre de Recours parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède, ni au niveau de l'OEB, ni au niveau national, dans la mesure où il n'est possible ni de former un recours ni d'engager une action en justice contre cette décision.

Afin de statuer sur la requête du requérant/opposant, la Chambre de Recours doit déterminer si l'objet des revendications modifiées, telles que maintenues par la Division d'Opposition, est ou non brevetable.  Ensuite, le titulaire peut être autorisé à présenter des requêtes afin d'atténuer les conséquences des erreurs de jugement commises par la Division d'Opposition.


Dispositif

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.