Le Tribunal de 1ère Instance et la Cour de Justice de la Communauté Européenne viennent de rendre d'importants arrêts relatifs au caractère descriptif des marques communautaires : Affaires "Baby-Dry" et "Tablettes 3D"
1) Baby-dry (C-383/99 P)
Les faits
Le demandeur a déposé le 3 avril 1996 la marque "Baby-dry" pour désigner des Couches jetables en papier ou cellulose
et des Couches en matières textiles.
La demande de marque avait été rejetée par l'Examinateur de l'OHMI puis par la Chambre de recours estimant que la marque était exclusivement composée de termes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination du produit concerné.
La Chambre de recours a également déclaré irrecevable l'argumentation du demandeur relative au caractère distinctif acquis par l'usage de la marque (Article 7(3) du Règlement), au motif que cette argumentation n'avait pas été préalablement développée devant l'Examinateur de l'Office.
Par un arrêt du 8 juillet 1999, le Tribunal de 1ère Instance a confirmé que le signe "Baby-dry" n'est pas distinctif.
Pour ce qui est de l'acquisition de la distinctivité par l'usage, le Tribunal a jugé recevables les preuves du demandeur présentées seulement auprès de la Chambre de recours, en raison de la continuité entre l'intervention de l'Examinateur et celle des chambres de recours.
L'arrêt de la CJCE du 20 septembre 2001
Conformément à l'Article 7, paragraphe 1 du Règlement, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (Article 7(1)b) et les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci (Article 7(1)c).
Egalement, conformément à l'Article 12 du Règlement, le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire à un tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique ou à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Pour les marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque.
Le syntagme Baby-dry, s'il évoque incontestablement la fonction que le produit doit remplir, ne peut pas être compris comme une façon normale de désigner ce produit ou de présenter ses caractéristiques essentielles dans le langage courant.
La juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, des deux termes baby et dry ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner ce produit ou présenter ses caractéristiques essentielles.
Selon la CJCE, le signe Baby-dry procède d'une invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif.
C'est la première fois que la CJCE se prononce sur la validité d'une marque communautaire. Jusque là, l'appréciation du caractère distinctif d'une demande par l'OHMI était considérée comme très stricte. L'Office sera sans doute amené à être moins sévère.
2) Affaires des "Tablettes 3D" (T-117/00, T-118/00, T-119/00, T-120/00, T-121/00, T-128/00, T-129/00, T-30/00, T-335/99, T-336/99, T-337/99)
De nombreuses marques figuratives ou tridimensionnelles représentant des tablettes (tablettes carrées blanches et vert pâle, tablettes carrées blanches tachetées de jaune et bleu, tablettes rondes rouges et blanches...) ont été déposées par deux demandeurs distincts pour désigner en particulier des produits pour le linge et la vaisselle en classe 3 (voir les marques correspondantes 954099, 954404, 954453, 954479, 960427, 949610, 949990, 840132, 716381, 703231 et 703215).
Ces marques ont toutes été refusées à l'enregistrement par l'OHMI pour défaut de caractère distinctif pour désigner des produits pour le linge et la vaisselle.
La Chambre de recours a confirmé ces refus, une marque devant permettre de distinguer les produits selon leur origine et non selon leur nature.
Par 11 arrêts du 19 septembre 2001, le Tribunal de Première Instance vient de confirmer les décisions de la Chambre de recours :
- il convient de considérer qu'est pourvue d'un caractère distinctif la marque qui permet de distinguer, selon leur origine, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé ;
- les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques figuratives ou tridimensionnelles constituées par la représentation du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que la perception du public n'est pas nécessairement la même ;
- la perception de la marque par le public concerné est influencée, par le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause ;
- pour une marque constituée par la représentation fidèle du produit, il convient de vérifier, d'une part, si la présentation du produit représenté peut, en elle-même, influer sur la mémoire du public et, d'autre part, si la manière dont le produit est représenté présente une particularité susceptible d'indiquer l'origine du produit ;
- la présence de deux couches, d'éléments de couleurs différentes.... est, selon le tribunal, "la présentation typique des produits détergents". Les différentes combinaisons déposées sont pour le tribunal des "variations venant naturellement à l'esprit des formes de base du produit".
Le tribunal a ainsi conclu qu'"au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs des tablettes représentées, les marques demandées ne permettront pas au public concerné de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat".
Les demandes de marques ont été rejetées en ce qu'elles désignent des produits pour le linge et la vaisselle.
Ces arrêts soulignent la difficulté d'obtenir l'enregistrement d'une marque communautaire tridimensionnelle qui représente le produit qu'elle désigne si l'on ne prouve pas l'acquisition du caractère distinctif par l'usage selon l'Article 7 du Règlement. Il est donc pour l'instant recommandé de protéger la forme d'un produit par le dépôt d'un modèle, puis de déposer une marque tridimensionnelle après un usage suffisant pour que la forme ait acquis un caractère distinctif.
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