Le 14 mai 2002, la Cour de Justice de la Communauté Européenne a rendu une décision C-2/00 relative à l'usage d'une marque à des fins descriptives dans la vie des affaires.
L'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dispose :
"La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'idendité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque."
Le litige ayant amené l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) à demander une décision à titre préjudiciel est le suivant : M. F. est titulaire de deux marques "Spirit Sun" et "Context Cut" désignant des diamants et des pierres précieuses, lesquels ont des tailles particulières.
M. H. commercialise des pierres précieuses qu'il taille lui-même ou non.
Lors d'une vente, M. H. a proposé des pierres "selon la taille Spirit Sun", aucune marque n'ayant été reproduite sur le bon de livraison.
Un tel usage d'une marque constitue-t-il un usage violant le droit exclusif conféré au titulaire de la marque ?
Selon la CJCE, cet usage ne porte atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger l'article 5 paragraphe 1 de la directive. En effet :
- le tiers fait référence à la marque dans le cadre d'une tractation commerciale avec un client potentiel, qui est un professionnel de la joaillerie,
- la référence est faite à des fins purement descriptives, à savoir pour faire connaître les caractéristiques du produit offert à la vente au client potentiel, qui connaît celles des produits revêtus de la marque concernée,
- la référence à la marque ne peut pas être interprétée par le client potentiel comme indiquant la provenance du produit.
Ainsi, la CJCE a statué que :
L'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit.
On peut noter que dans ses conclusions, l'avocat général insistait bien sur le fait que dans l'affaire présente, les deux interlocuteurs étaient parfaitement au courant du fait que les termes ne visaient pas à indiquer l'origine des produits (ce qui est l'objet d'une marque) mais seulement leurs caractéristiques et que cette connaissance excluait tout risque de tromperie.
Ceci n'est donc pas en contradiction avec l'article L. 713-2a) de la loi française qui interdit spécifiquement "la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode"".
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