La société "Parfums Van Cleef et Arpels" titulaire de la marque "First" pour des produits de classe 3, a intenté un procés pour contrefaçon à la société "Succès de Paris", titulaire de la marque "First Lady" pour des produits de classe 3.
Le TGI a prononcé la nullité de la marque "First Lady": l'adjonction du mot "Lady" au mot "First" ne lui fait pas perdre son individualité et ces deux mots ne forment pas un tout indivisible.
Cour d'Appel de Paris (20 mai 1998)
Arguments pour "First Lady"
* "First Lady" a sa propre signification. Pour le public français, il évoque immédiatement la femme du Président des Etas-Unis.
* Son expression ou sa traduction en français "Première Dame" a pour but de caractériser une personnalité féminine qui joue, dans le domaine social ou culturel, un rôle équivalent au rôle politique et social joué par la femme du Président des Etats-Unis.
* La marque "First" a été déposée dans une typographie très particulière; contrairement à "First Lady".
Arguments pour "First"
* "First Lady" a une signification unique, c'est-à-dire "Première Dame" en français, qui est seulement l'addition du sens de chaque mot. Ainsi, chaque mot composant la marque garde sa propre individualité et ne disparaît pas dans un tout indivisible qui a une signification autonome.
* Les deux marques impliquées désignent un parfum féminin. Ainsi, le public comprendra "First Lady" ("Première Dame" en français) avec toutes les connotations induites par son expression, et non "Femme du Président des Etats-Unis" qui désigne une situation.
* Le terme "First" évoque un genre de femme et ainsi le terme "Lady" est son complément naturel.
* L'appelant choisi de reproduire chaque terme de "First Lady" l'un en-dessous de l'autre, et de donner au mot "First" une importance visuelle plus prépondérante.
Conclusion
* L'addition d'un élément à une marque qui appartient à une autre marque n'est pas une contrefaçon, lorsque dans le nouvel ensemble ainsi formé, la marque reproduite perd son individualité et son caractère distinctif.
* La marque inculpée est "First Lady" et non sa traduction en français "Première Dame". Il doit être recherché si la première expression et seulement elle, a sa propre signification.
* Conformément à de très nombreux documents présentés au procès, la dénomination "First Lady" désigne pour le public français la femme du Président des Etats-Unis. Afin d'identifier une autre femme de première position, on ajoute à cette expression le nom du pays ou n'importe
quel complément tel que "du jazz" ou "du cinéma anglais".
* Comme le mot "First" est un adjectif qui évoque une classification, un nombre, et comme son terme est déposé pour les parfums, le titulaire ne peut pas soutenir que son complément naturel est "Lady".
* Le public l'associera plus facilement au mot Parfum et considèrera qu'il s'agit du premier des parfums (avec toutes les connotations induites par cet adjectif); ou du premier des parfums de Van Cleef et Arpels.
* "First Lady" forme un tout indivisible, ayant sa propre signification, indépendante de ses composants. Dans cette expression, le mot "First" perd son individualité et son propre caractère distinctif.
* La marque "First Lady" ne contrefait pas la marque "First" ni par reproduction, ni par imitation (L713-3b) puisqu'aucun risque de confusion n'a lieu dans l'esprit du public entre les deux marques, à cause de leur signification respective et de leur pouvoir d'évocation.
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